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• Septiembre 2017

¿PUEDE SCHWEPPES S.A. OPONERSE A LA IMPORTACIÓN O A LA COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA DE BOTELLAS DE TÓNICA SCHWEPPES PROCEDENTES DEL REINO UNIDO, DONDE ESTA MARCA PERTENECE A COCA-COLA?

(A propósito de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Mengozzi, presentadas el 12 de septiembre de 2017, en respuesta a la Petición de Decisión Prejudicial planteada en el asunto Schweppes, S.A./Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN S.L.)

Cafetería Dani y Jose. Campus Universitario de León. By M.A. Díaz.

María Angustias Díaz Gómez

Catedrática de Derecho Mercantil

Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León

(GID-DerMerUle)

En estas Conclusiones formuladas por el Abogado General se realiza un interesante repaso de la jurisprudencia más relevante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la temática objeto de las cuestiones prejudiciales. Así Mengozzi recuerda el enfoque que el TJUE ha realizado del agotamiento del derecho conferido por la marca que puede resultar de interés en el caso de fragmentación voluntaria de derechos paralelos con un mismo origen surgidos en varios Estados del Espacio Económico Europeo (EEE). En relación con esta materia, se detiene, con argumentación detallada, en el análisis de la cuestión del equilibrio entre el derecho de marca y la libre circulación de mercancías.

El Abogado General aborda estos extremos, al formular la respuesta a la Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona, en el marco de un litigio entre, de una parte, “Schweppes, S.A.”, sociedad española, y, de otra, “Red Paralela, S.L.”, y “Red Paralela BCN, S.L.” (en adelante “sociedades Red Paralela”). Este litigio se suscita con motivo de la importación en España por “sociedades Red Paralela”) de botellas de tónica procedentes del Reino Unido que se designan con la marca “SCHWEPPES”.

El signo “Schweppes”, en Europa, está registrado como una serie de marcas nacionales, idénticas o prácticamente idénticas, en todos los Estados miembros del EEE. Durante mucho tiempo “Cadbury Schweppes” fue titular única de estos diferentes registros. En 1999, se produjo la fragmentación de la marca en el territorio del EEE, al ceder al grupo “The Coca-Cola Company” (en adelante, “Coca-Cola”) los derechos relativos a las marcas “SCHWEPPES” en trece Estados miembros del EEE, conservando la titularidad de estos derechos en los otros dieciocho Estados. En 2009, “Cadbury Schweppes”, pasó a ser “Orangina Schweppes Group”.

La titular de las marcas “SCHWEPPES” registradas en España es “Schweppes International Ltd”, filial inglesa de “Orangina Schweppes Holding BV”. “Schweppes”, filial española de “Orangina Schweppes Holding”, es titular de una licencia exclusiva para la explotación de estas marcas en España.

El 29 de mayo de 2014, “Schweppes” presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra las “sociedades Red Paralela” por importar y comercializar en España botellas de tónica designadas con la marca “SCHWEPPES” procedentes del Reino Unido. “Schweppes” considera que estos actos son ilícitos, habida cuenta que dichas botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por “Coca-Cola”, que no tiene vínculo alguno con el grupo “Orangina Schweppes”. En la misma línea, argumenta que, dada la identidad de los signos y de los productos en cuestión, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de aquellas botellas.

Frente a esta demanda por infracción del derecho de marca las “sociedades Red Paralela” se defienden invocando fundamentalmente, por un lado, el agotamiento del derecho de marca por consentimiento tácito, respecto a los productos que llevan la marca “SCHWEPPES” que provienen de Estados miembros de la Unión Europea en los que “Coca-Cola” es titular de la marca. Además, por otro lado, aducen que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre “Coca-Cola” y “Schweppes International” en la explotación común del signo “Schweppes” como marca universal.

En estas circunstancias, el Juzgado de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de una marca en uno o más Estados miembros impida la importación paralela o comercialización de productos, con marca idéntica o prácticamente idéntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir?

2) ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 una venta de producto con marca, siendo ésta notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en todo el EEE que genere confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto?

3) ¿Es compatible con el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de marcas nacionales idénticas o similares en distintos Estados miembros se oponga a la importación a un Estado miembro donde es titular de la marca, de productos, identificados con una marca idéntica o similar a la suya, procedentes de un Estado miembro en el que no es titular, cuando al menos en otro Estado miembro donde es titular de la marca ha consentido, expresa o tácitamente, la importación de esos mismos productos?

4) ¿Es compatible con el artículo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE[, el] artículo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y [el] artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que el titular A de una marca X de un Estado Miembro se oponga a la importación de productos identificados con dicha marca, si tales productos provienen de otro Estado miembro donde consta registrada una marca idéntica a X (Y) por otro titular B que la comercializa y:

–ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X;

–ambos titulares A y B mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global; o

–ambos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y económicas, aunque no de estricta dependencia para la explotación conjunta de la marca X y además mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el público relevante una apariencia o imagen de marca única y global?»

A través de estas cuestiones prejudiciales, el Juzgado remitente trata de conocer, si la normativa europea mencionada se opone, en el contexto mencionado, a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque su derecho de exclusiva conferido por la normativa del Estado en el que la marca está registrada para oponerse a la importación o comercialización en dicho Estado miembro de productos designados con una marca idéntica y procedentes de otro Estado miembro, donde dicha marca, que antes era propiedad del grupo del que forman parte tanto el titular de la marca en el Estado de importación como su licenciatario, es ahora titularidad de un tercero que adquirió los derechos por cesión.

En sus conclusiones, de forma bien documentada, el Abogado General, Sr. Mengozzi, recuerda que el Tribunal de Justicia viene señalando que el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca “opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados”. Para el Abogado General, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que importa no es tanto la naturaleza de las relaciones entre ambas entidades, sino la circunstancia de que, debido a tales relaciones, la marca se encuentra bajo control único. En opinión del Abogado General este criterio puede comprender no sólo los supuestos mencionados por el Tribunal de Justicia, de que el uso de la marca está bajo el control de una sola persona (cedente de la licencia o fabricante) o de una entidad que constituye una unidad económica, sino también los casos en que el uso de la marca esté sometido al control conjunto de dos personas distintas ―cada una titular de los respectivos derechos reconocidos a nivel nacional― que al explotar la marca actúan como un único centro de intereses.

Además, el Abogado General manifiesta que, a efectos de la aplicación del principio del agotamiento del derecho de marca, los titulares de marcas paralelas surgidas de la fragmentación de una marca única pueden considerarse “vinculados económicamente” cuando coordinan sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas. Con todo, estima que para que se produzca el agotamiento del derecho se requiere que dicho control único sobre la marca proporcione a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se imprima la marca, así como de controlar su calidad.

A propósito de la prueba de la posible coordinación entre los titulares de las marcas paralelas de la que pueda deducirse una unicidad de control, el Abogado General mantiene que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el importador paralelo. Si bien el Abogado General considera excesivo solicitar al importador paralelo que aporte la prueba del control único, sí entiende que debe presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de ese control.

Así las cosas, a las cuestiones prejudiciales formuladas, el Abogado General responde como sigue:

“…procede responder conjuntamente a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado remitente en el sentido de que el artículo 36 TFUE y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 se oponen a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque el derecho exclusivo del que éste disfruta en virtud de la normativa del Estado miembro en el que dicha marca está registrada para oponerse a la importación o a la comercialización en dicho Estado de productos designados con una marca idéntica procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que era anteriormente propiedad del grupo al que pertenecen tanto el titular de la marca en el Estado de importación como su licenciatario, es titularidad de un tercero que ha adquirido los derechos por cesión, cuando, vistos los vínculos económicos existentes entre el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación, resulta que estas marcas están bajo control único y que el titular de la marca en el Estado de importación tiene la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se estampa la marca en el Estado de exportación y de controlar su calidad”.

Este es el parecer del Abogado General, expresado en las Conclusiones,  que -como es sabido- no son vinculantes para Tribunal de Justicia. Al responder a las cuestiones prejudiciales el Abogado General se limita a proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto planteado. Habrá que esperar a que el Tribunal de Justicia, tras las oportunas deliberaciones, dicte Sentencia en la que se pronunciará sobre estas cuestiones.

En cualquier caso, no ha de ignorarse que será el Juzgado el que deberá resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Ello significa que será el juez nacional quien ha de determinar, considerando todas las circunstancias del caso y una vez aclarados los vínculos que unen a los titulares de las marcas paralelas (“Schweppes International” y “Coca-Cola”), si se ha producido el agotamiento del derecho de “Schweppes International” en relación con las botellas de tónica en cuestión.

El texto íntegro de las Conclusiones del Abogado General puede verse aquí.