Según el Tribunal General el signo figurativo ANDORRA no puede registrarse como marca de la Unión para varios productos y servicios

El Tribunal General confirma que el signo figurativo ANDORRA no puede registrarse como marca de la Unión para varios productos y servicios

 

By M.A. Díaz
Así lo declara la Sentencia del Tribunal General de 23 de febrero de 2022 en el asunto T-806/19 Govern d’Andorra/EUIPO (Andorra), considerando que dicha marca, constituida por el signo figurativo ANDORRA, tiene carácter descriptivo y el público pertinente puede percibirla como una indicación de la procedencia de los productos y servicios en cuestión (vid. comunicado de prensa del Tribunal General).

 

  • En junio de 2017 el Govern d’Andorra (Gobierno del Principado de Andorra) presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, (Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, en su versión modificada y sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017). La marca solicitada consistía en el signo figurativo siguienteDicha marca se pretendía utilizar para diferenciar un amplio abanico de productos y servicios: fotografías; tabaco; operaciones financieras, operaciones monetarias, servicios inmobiliarios; organización de viajes; educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; microedición; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables y tratamientos de belleza.
By M.A. Díaz
By M.A. Díaz

Formulada solicitud de registro ante la EUIPO, fue denegada en febrero de 2018, considerando que el término «Andorra» era suficientemente directo y lo que describía simplemente era el origen geográfico de los productos y servicios para los que se iba a utilizar. Además resolvió que carecía de pertinencia que las características de los productos o servicios que pudieran describirse fueran esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. Para la EUIPO los consumidores pertinentes percibirían la marca solicitada como una marca ordinaria y no como una marca perteneciente a un titular en particular.

  • El recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la examinadora, que fue desestimado por resolución de 26 de agosto de 2019, confirmando la denegación.

La EUIPO consideró en particular, por un lado, que el signo sería percibido como designación del origen geográfico de los productos y servicios en cuestión, o como el lugar donde se prestarían esos servicios. Por otro lado, el signo ANDORRA carecía, a su juicio, de carácter distintivo, puesto que informaba simplemente de ese origen geográfico, y no del origen comercial particular de los productos y servicios designados, careciendo de todo carácter distintivo. En cuanto al carácter descriptivo de la marca en relación con los correspondientes productos y servicios, argumentó que, aunque es cierto que el signo solicitado posee ciertos elementos figurativos consistentes en una ligera estilización del vocablo «Andorra», esta era insignificante y no contrarrestaba su carácter descriptivo. El público pertinente percibiría que el signo designa el origen geográfico de los productos y servicios de que se trata, o el lugar en el que se prestan dichos servicios.

  • El Govern d’Andorra interpuso ante el Tribunal General recurso contra la resolución de la EUIPO y es precisamente esta sentencia de la que aquí damos cuenta donde se desestima el recurso en su totalidad.

– El Govern d’Andorra alega que Andorra no es un país conocido por la fabricación de los productos y la prestación de los servicios en cuestión, considerando que para el consumidor no hay ninguna relación actual o potencial entre los productos y servicios en cuestión y la marca solicitada que permita considerar que el término «Andorra» indica una procedencia geográfica en el sentido del Reglamento.

– A fin de determinar el carácter descriptivo de la marca solicitada en relación con los productos y servicios de que se trata, el Tribunal General examina, por un lado, si el término geográfico que forma la marca solicitada es percibido como tal y conocido por el público pertinente y, por otro lado, si ese término geográfico presenta o podría presentar en el futuro un vínculo con los productos y servicios para los que se pretende utilizar la marca.

  • Analizando pormenorizadamente estas cuestiones, el Tribunal General concluye:

– que el Govern d´Andorra no ha logrado desvirtuar las apreciaciones de la EUIPO sobre el carácter descriptivo de la actividad solicitada respecto a los productos y servicios que se pretenden diferenciar y que la EUIPO entendió fundadamente que dicha marca no podía registrarse como marca de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal resuelve que se trata efectivamente de un motivo de denegación absoluto que sirve para justificar por sí solo que el signo no pueda registrarse como marca de la Unión.

– El Tribunal General señala, por lo demás, que la EUIPO, en su resolución, no incumplió su obligación de motivación ni vulneró el derecho de defensa ni violó los principios de seguridad jurídica, igualdad de trato y buena administración.

        El texto íntegro de la sentencia puede verse aquí.

 

El escudo del club de fútbol AC Milan no puede ser objeto de un registro internacional como marca en el que se designe a la Unión para artículos de papelería y de oficina

El Tribunal General de la Unión Europea, en sentencia de 10 de noviembre de 2021 (asunto T-353/20 AC Milan/EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN), confirma que el signo que representa el escudo del club de fútbol AC Milan no puede ser objeto de un registro internacional como marca en el que se designe a la Unión para artículos de papelería y de oficina.
Y ello porque según Tribunal: La elevada similitud fonética y la similitud visual media de este signo con la marca alemana denominativa anterior MILAN provoca en los consumidores un riesgo de confusión que impide que ambos puedan protegerse simultáneamente en la Unión.

 

– En febrero de 2017, el club de fútbol italiano AC Milan presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, en virtud del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, para utilizarla en artículos de papelería y de oficina, compuesta por el signo figurativo aquí reproducido:

Como recuerda el Tribunal General, un registro internacional de una marca en el que se designa a la Unión Europea produce los mismos efectos que el registro de una marca de la Unión y queda sujeto al mismo procedimiento de oposición que las solicitudes de marca de la Unión.

– En abril de 2017, la empresa alemana InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG formuló oposición contra el registro solicitado invocando la marca alemana denominativa MILAN, solicitada en 1984 y registrada en 1988, que designa productos idénticos o similares a los recogidos en la solicitud efectuada por AC Milan. La sociedad alemana considera que, dada la similitud de la marca solicitada con su marca anterior, el registro de la marca solicitada podría provocar riesgo de confusión en el público alemán.

– Mediante resolución de 14 de febrero de 2020, la EUIPO estimó la oposición en su totalidad. El AC Milan planteó recurso contra la resolución de la EUIPO ante el Tribunal General. Y justamente en la sentencia de la que ahora damos noticia, el Tribunal General desestima el recurso en su totalidad.

A tal fin, la argumentación del Tribunal General discurre de la forma siguiente:

Otoño. By M.A. Díaz
  • Primero, apoyándose en diversas pruebas como facturas y material publicitario redactados en alemán, manifiesta que la marca anterior ha sido objeto de uso efectivo en Alemania.
  • Segundo, deja constancia el Tribunal General de que la marca anterior ha sido utilizada en el mercado alemán, tanto en la forma originalmente registrada como en una forma modificada en la que se ha añadido un elemento gráfico que representa la cabeza de un ave, parecida a una rapaz. Matiza el Tribunal General que, aunque el elemento gráfico adicional no es insignificante, no cabe considerarlo como el elemento dominante ni es susceptible de alterar el carácter distintivo del elemento denominativo que constituye la marca anterior tal y como fue registrada ab initio.
  • Tercero, el Tribunal General puntualiza que, aunque el elemento gráfico de la marca solicitada no será ignorado por el público pertinente, particularmente por su tamaño y posición, no recaerá en él la atención de dicho público. Antes bien, será el elemento denominativo integrado por las letras «ac» y por el término «milan» el que captará la atención del público pertinente toda vez que estos últimos aparecen reproducidos en mayúsculas y en caracteres estilizados, y porque el elemento que forman supera considerablemente en longitud al elemento gráfico. Así las cosas para el Tribunal General el elemento dominante en la marca solicitada es el elemento denominativo «ac milan».

Partiendo de esta idea, de la importancia del elemento denominativo, el Tribunal General sostiene que, si bien una parte del público pertinente puede percibir el elemento denominativo «ac milan» de la marca solicitada como una referencia a un club de fútbol de la ciudad de Milán (Italia), ambos signos en conflicto, que presentan una similitud elevada en el plano fonético, remiten particularmente a la ciudad de Milán.

Por lo demás, en cuanto a la alegación de AC Milan basada en el renombre de la marca solicitada en Alemania en relación con ese club de fútbol, el Tribunal General pone de relieve la no pertinencia de la misma. Y ello porque, como hace hincapié el Tribunal, al apreciar si la similitud de los productos designados por dos marcas es suficiente para suscitar riesgo de confusión, solo debe tenerse en cuenta el renombre de la marca anterior, y no el de la marca solicitada por el club de fútbol italiano AC Milan.

          Tras esta argumentación, la conclusión a la que llega el Tribunal General es que las similitudes de los dos signos en conflicto son, en su conjunto, de grado suficiente para concluir que hay riesgo de confusión.

El texto íntegro de la sentencia puede verse aquí.

International Business Law (International Trade Degree-ULE). Lesson 4 (1,2,3,4). Notes for IBL

Intellectual Property Law. International Business Law (IBL) International Trade Degree (Bachelor). Schedule and materials for Lesson 4.

 

LESSON 4.- COMPETITION LAW EXEMPTIONS AND LIMITS: INDUSTRIAL / INTELECTUAL PROPERTY LAW.

Summary:
1. Industrial property.
1.1. Patents
1.2. Trade Marks and signs
1.3. Other IP Rights

2. Intellectual Property Rights.
2.1. Copyrights
2.2. Neighbouring Rights

Trad B Valle

WIPO, 2017

 

 

 

Adiós al derecho de exclusiva de ADIDAS sobre las tres bandas paralelas.

 

Así lo ha señalado el Tribunal General de la Unión Europea, en su sentencia  de 19 de junio de 2019 (aquí) dictada en el asunto adidas AG/EUIPO – Shoe Branding Europe (Représentation de trois bandes parallèles). En ella declara la nulidad de la marca de la Unión de adidas consistente en tres bandas paralelas aplicadas en cualquier dirección, confirmando la resolución de anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea(EUIPO).  De esta forma, el Tribunal General de la Unión Europea desestima el recurso interpuesto por adidas contra la resolución de la EUIPO.  Y ello por  considerar dicho Tribunal que adidas no ha logrado demostrar que esta marca hubiese adquirido carácter distintivo en todo el territorio de la Unión como consecuencia del uso realizado de la misma.

 

  • Hay que recordar que en el año 2014 se había registrado en la EUIPO, por la sociedad alemana adidas, la marca de la Unión -para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería-  que a continuación se reproduce:
  • Adidas al solicitar el registro de la marca la describía señalando que consistía en tres bandas equidistantes paralelas de igual anchura aplicadas al producto en cualquier dirección.
  • No obstante, en el año 2016, la empresa belga Shoe Branding Europe BVBA solicitó a la EUIPO la nulidad de dicha marca
  • La EUIPO resolvió anular el registro de la referida marca, entendiendo que carecía de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso. Más aún, a juicio de la EUIPO, la marca no debería haberse registrado, al no demostrar adidas que la citada marca hubiese adquirido en toda la Unión Europea un carácter distintivo por el uso.
  • No conforme con esta resolución, la EUIPO, adidas la recurre ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Pues bien, la sentencia del Tribunal General que se acaba de dictar, confirma la resolución de anulación, desestimando el recurso interpuesto por adidas contra la resolución de la EUIPO.

 

  • Argumenta, en primer término, el Tribunal General que la marca controvertida no es una marca de patrón, compuesta por una serie de elementos que se repiten regularmente, sino una marca figurativa ordinaria.
  • Prosigue el Tribunal General manifestando que no pueden tenerse en cuenta las formas de uso que se alejan de las características esenciales de la marca, como su combinación de colores (bandas negras sobre fondo blanco).
  • Así las cosas, considera el Tribunal General que tiene razón la EUIPO, al no tener en cuenta numerosos elementos de prueba presentados por adidas, que en realidad se referían a otros signos, particularmente, signos en los que la combinación de colores se había invertido (bandas blancas sobre fondo negro). Por último, declara el Tribunal General que la EUIPO no incurrió en ningún error de apreciación al estimar que adidas no había demostrado que la marca controvertida hubiese sido utilizada en el conjunto del territorio de la Unión y que hubiese adquirido carácter distintivo en todo ese territorio como consecuencia del uso que se había hecho de ella. A este respecto, observa que, de los elementos de prueba presentados por adidas, únicamente tenían alguna pertinencia los relativos a cinco Estados miembros, sin que de ello pudiera deducirse un uso en el conjunto del territorio de la Unión. La Sentencia completa puede verse aquí.

 

Es nulo el registro por parte de un tercero de la marca «NEYMAR»

Así se pronuncia el Tribunal General de la UE, en sentencia de 14 de mayo de 2019 (asunto Carlos Moreira/EUIPO), que confirma -en efecto- la nulidad del registro por parte de un tercero de la marca «NEYMAR» (aquí).

  • Catedral de León by M.A. Díaz
    Catedral de León by M.A. Díaz

    A finales de 2012, D. Carlos Moreira, residente en Guimarães (Portugal), solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro como marca de la Unión del signo denominativo «NEYMAR» para prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería. La marca fue registrada en abril de 2013.

  • En febrero de 2016, el Sr. Neymar Da Silva Santos Júnior presentó ante la EUIPO una solicitud de declaración de nulidad contra esta marca respecto de la totalidad de los productos que designa. La EUIPO estimó dicha solicitud de nulidad.
  • Con posterioridad, el Sr. Moreira presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea recurso de anulación contra la resolución de la EUIPO. Pues bien, justamente esta sentencia del Tribunal General de la que ahora estamos dando cuenta, confirma la resolución de la EUIPO, en la que se declaraba que el Sr. Moreira actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

– Manifiesta el Sr. Moreira que, si bien cuando presentó la solicitud de inscripción de la marca «NEYMAR», sabía de la existencia del Sr. Da Silva Santos Júnior, desconocía que el brasileño fuese en ese momento una estrella ascendente del fútbol, dotada de talento reconocido internacionalmente, señalando que el jugador en aquel momento no era conocido en Europa. Sin embargo, a juicio del Tribunal General no es ésta la conclusión que cabe extraer de la resolución de la EUIPO, toda vez que de las pruebas aportadas para fundamentar la solicitud de declaración de nulidad presentada ante la EUIPO se desprende, claramente, que el Sr. Da Silva Santos Júnior ya era conocido en Europa en la aquella fecha, concretamente por sus resultados obtenidos con la selección brasileña de fútbol, habiéndole dedicado gran atención los medios de comunicación en Europa entre los años 2009 y 2012, sobre todo en Francia, en España y en el Reino Unido. El Sr. Da Silva Santos Júnior se consideraba ya entonces un futbolista muy prometedor, fijándose en él grandes clubes de fútbol europeo, a efectos de un eventual fichaje, todo ello varios años antes de que se incorporara al FC Barcelona en 2013.

Catedral de León by M.A. Díaz

– Además, el Tribunal General confirma también que el Sr. Moreira tenía en aquella fecha algo más que un conocimiento limitado del mundo del fútbol, lo que se demuestra al comprobar que el mismo día que solicitó el registro de la marca «NEYMAR» presentó también una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS», marca esta última que se corresponde con el nombre de otro famoso futbolista.

 

– Según el Tribunal General, las consideraciones precedentes, así como la circunstancia de que la marca —formada únicamente por el elemento denominativo «NEYMAR»—se correspondiese exactamente con el nombre con el que el Sr. Da Silva Santos Júnior se dio a conocer en el mundo del futbol, no llevan a pensar que el Sr. Moreira ignorase la existencia del futbolista al presentar la solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

– A su vez, el Sr. Moreira niega haber solicitado el registro de la marca «NEYMAR» con el único fin de explotar el renombre del futbolista brasileño, declarando que eligió el nombre «NEYMAR» solamente por su fonética y no porque hiciera referencia al futbolista. La elección de este nombre como marca es para el Sr. Moreira una mera coincidencia, sin existir propósito de hacer uso del nombre de un futbolista conocido. No comparte esta opinión el Tribunal General, habida cuenta que el futbolista ya era notoriamente conocido en la en aquella fecha en el mundo del fútbol, incluyendo Europa. Así las cosas, según el Tribunal General, no es posible mantener que ignoraba quién era el Sr. Da Silva Santos Júnior. El Tribunal General insiste en que la marca únicamente se integra por el elemento denominativo «NEYMAR», que precisamente es idéntico al nombre con el que el futbolista brasileño ha adquirido renombre internacional. Hace igualmente hincapié el Tribunal General en que el Sr. Moreira no ha presentado ningún argumento convincente para rebatir la apreciación de la EUIPO, para la cual no se concibe ningún otro motivo diferente de la voluntad de explotar de forma parasitaria el renombre del futbolista que sirva para explicar su solicitud de registro de la marca. Finalmente, el Tribunal General rechaza la alegación del Sr. Moreira según la cual la EUIPO se basó en meras conjeturas para considerar, equivocadamente, que su intención era aprovecharse indebidamente de la reputación del futbolista y obtener así ventajas económicas. Declara el Tribunal General que las conclusiones alcanzadas  al respecto por la EUIPO, se apoyan, fundamentalmente en elementos objetivos. Así se fundamentan en la documentación probatoria formada por artículos de prensa y artículos difundidos en línea, sin olvidar -además-, como argumento, el hecho de que el Sr.Moreira  presentó el mismo día una solicitud de registro de la marca denominativa «IKER CASILLAS»y una solicitud de registro de la marca «NEYMAR».

La sentencia completa puede verse aquí

 

 

Lesson 4. International Business Law (International Trade Degree-ULE). Lesson 4 Notes for IBL. Introduction

Lesson 4. International Business Law (International Trade Degree-ULE). Lesson 4  Introduction.

In this topic, we address the legal regime of varied types of intangible assets and rights. Such rights protect certain creations of the human mind: inventions, literary works, and symbols, etc. Please note that in most instances, the word used in English language is «Intellectual Property Rights» (IP Rights) encompasing both Derechos de Propiedad Industrial y Derechos de Propiedad Intelectual» (as we name them in Spanish Language)

  • IP Rights are protected:
    • At the National level: as they are territorial rights. We find, for example, the Spanish Trademark Law, the Spanish Patent Law…
    • At the International level: The international protection of these rights is based in National «laws of conflict» and International Treaties (with conflic rules, procedural rules and material rules) .
    • At the European level: EU legislation has helped in harmonizing national laws. Also, it has created new rights of specific EU scope

 

Rododendros
Common Principles of  Industrial Property Rights and Intellectual Property (IPR-IP)

 

    • Territoriality. – These rights are territorial in nature. Their protection is limited to the territory or territories of the State or States where they are recognized or granted.
      o Example: There are as many copyrights, or as many patents, as States recognize them. This rule is qualified when there are International Treaties.
    • Independence.-  Each State is free to establish the protection regime it deems most appropriate, regardless of the protection recognized by other States.
      This rule is qualified when there are International Treaties.
    • Limited temporal duration.  The economic component of Industrial and Intellectual Property Rights (IPR-PI) are recognized for a limited time, after which they become part of the «public domain»: this means that they can be freely used by the public. However, some components of some IP Rights are not limited in time.

 

Camelia grandiflora
The basis for international protection. Common Aspects (IPR-PI): a combination of National Laws and International Treaties
 
  1. The rule protection of Industrial and Intellectual Property is a direct consequence of territoriality. This is why National legislations grant material IP protection. Also, National Laws include conflic rules in the field of IP. Such   «conflict» rules are used to determine which National Law is applicable to the protection of IPR-PI in a given case (and to determine the competent Court to judge over them when there is a cross border element).
              • Example: Lex loci protectionis If the right holder of a patent seeks protection of his/her patent in the territory of State A, the law of State A is lex loci protectionis. However, if his/her invention is not registered in State A, there is no legal basis at the level of substantive patent law to protect the claimant.
  2. Some International Treaties determine the National Law which is applicable to IP («conflict regulations in International Treaties»).
      • It is generally accepted that, at the international level, the most appropriate «conflict»  criterion is the application of the Law of the country for which protection is sought (lex loci protectionis).. However, as IP are territorial, if such right is not registered in that country, there is no protection, in principle.
      • This principle is recognized in International Treaties such as the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).The Berne Convention contains «conflict rules» and some «material rues» as well.
  3. Other Treaties establish «substantive/material rules of protection». They create material or «substantial» rules. Examples: 

A. Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20th May 1883 (referring to Patents and Trademarks). The signatory states to this Convention make up the «Paris Union». The rules of the Paris Convention provide for some harmonization in the levels of protection of Member Countries, and for legal certainty for right holders. Among its Principles we find:

                      • Principle of National Treatment: the Contracting States must grant the nationals of the other member countries of the Convention the same protection as their own nationals (Art. 2).
                      • Right of Priority.   On the basis of the regular filing of an application for protection of an  IPR in one of the Member Countries of the Paris Union, the same applicant or his successor in title may for a specified period (6 months for trademarks and 12 months for patents) apply for protection for the same subject matter in all other Member Countries of the Paris Union. These applications enjoy a right of priority over other rights in the same trademark or invention filed after the date of the first application, and priority over subsequent acts (in order to seek a declaration of invalidity, for example, in the event of the sale or licensing of these rights)
                      • Independence:  The obtaining and maintenance of a trademark in a territory does not depend on the application, registration or renewal of the same trademark in its country of origin. However, this Principle is qualified in the field of Trade marks because Art. 6.5 allows for the protection of the mark «as is» . The protection of Trade Marks as they are allows the Trade Mark title holder to register it in all States , «as it is», whitout needing to adapt the distintive sign to the new country of registration. This protects owners and consumers by reducing the differences in the use of a trademark on the international market.
                      • Protection of well-known marks. Article 6bis of the Paris Convention obliges member countries to refuse or cancel the registration and to prohibit the use of a mark capable of creating confusion with another well-known mark in that member country. Well known trade marks are protected, even if not registered, to avoid unfair advantage.
            • PLEASE NOTE THAT Following the conclusion of the ADPIC/ TRIPS Agreement (Extended GATT/Uruguay Round), the provisions of the Paris Treaty are integrated into the enlarged GATT (within WTO).  So, the number of countries to which the principles of the «Paris Union» apply is increased. Also note that The Paris Union is administered nowadays by WIPO.

 

B. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 1886. It deals with Intellectual Property (Copyright). Among its Principles, we can find:  Lex loci protectionis (as a conflict rule), but also  it contains harmonizing and/or unifying norms such as the Principle of National Treatment,  and minimum contents of the copyrights

C. Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of and Broadcasting Organizations of 1961. It deals with Intellectual Property (neighbouring rights). It establishes Lex loci protectionis (as a conflict rule), but also it contains harmonizing and/or unifying norms such as the Principle of National Treatment,  and minimum contents of the neighbouring rights within its scope.

4. Other  group of International Treaties have a procedural nature, and their relevance lies in the fact that they centralize the registration of rights.  Their objective is to facilitate the possibility of registering a right in several countries simultaneously.

    • i. 1970 Washington Patent Cooperation Treaty (PCT System)
    • ii. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks. 1891
    • iii. The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925 last revised at Geneva in 1999 Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925 Last Revised at Geneva in 1999
    • etc
Azalea rosa
International Organizations that deal with IP

 

  • WTO. Industrial and Intellectual Property Rights were the focus of attention in the GATT Uruguay Round, thus concluding the TRIPS Agreement (ADPIC in Spanish). Its addressees are the Member States of the WTO. The WTO is not a UN Agency
    • TRIPS is administered by WTO. It has a mechanism for the resolution of conflicts among States. It can impose sanctions for States that fail to comply with this TRIPS Agreement.
    • TRIPS incorporated many provisions of other Treaties. But it also includes new provisions.
    • The States that sign the TRIPS International Treaty must comply with the main material rules of the Paris Union and the main material rules of the Bern Conventions for the Protection of Literary and Artistic works
    • TRIPS also introduced the obligation to protect computer programs and databases through Copyright Law -art 10-.
    • TRIPS introduced provisions for greater IPR-IP protection known as «TRIPS PLUS» that must be included in the negotiation of bilateral trade agreements between USA/Europe with less developed countries.

 

  • INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION . WIPO.  This is a specialized Agency of the United Nations
    • WIPO  administers the  Paris Union and the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886. It also administers the Rome Convention (jointly with ILO and UNESCO) on the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations (1961).
  • EUROPEAN PATENT OFFICE. The EPO, based in Munich, was created by the Munich Convention of 1973. It manages the European Patent and currently the EU Unified Patent.
  • EUIPO The Office for Harmonisation in the Internal Market, created in 1994, it  is a specialised body of the EU. It manages the EU Trade Mark and EU Design. Its headquarters are based in Alicante (Spain).

 

Pelargonium hortorum (geranio rojo)
IP in the EU Law
  • Unification of certain rights, through the creation of new independent figures. The EU, in order to overcome the principle of territoriality and its negative effect on Community freedoms, it has opted (where possible) to create EU IP Titles, ie: European Trade Mark, European Design. Specific arrangements are made for a Unified Patent System (Spain does not participate in the Unified EU Patent System).
  • Harmonisation. By means of Industrial Property Directives (particularly trademarks and intellectual property).

Also, the EU, through the ECJ has developed some specifically European Principles:

  • Protection of Trade Marks «as they are» (see above)
  • Principle of «Community exhaustion» (agotamiento comunitario). The holder of an industrial or intellectual property right cannot be allowed to oppose the importation of products lawfully marketed in another Member State by the holder or with his consent.This is a way of preventing the principle of territoriality from hindering the free movement of goods in the EU. See cases : Deutsche Grammophon (C-78/70 of 1974); Centrafarm (C-15/74 of 1974); Silhouette (C-355/96 of 1998) and Davidoff (C-414/99 of 2001)

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La marca mixta «France.com» no puede registrarse como marca de la UE por el riesgo de confusión con la marca mixta «France»

Así lo ha decidido el Tribunal General de la Unión Europea en su sentencia de 26 de junio de 2018, dictada en el asunto T-71/17, France.com, Inc./EUIPO.

Fotografía tomada de la Sentencia.

D. Jean-Noël Frydman solicitó en 2014 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el registro como marca de la Unión para servicios publicitarios, servicios vinculados a viajes y publicaciones en línea del siguiente signo figurativo:

Posteriormente el Sr. J.-N. Frydman cedió sus derechos a la empresa estadounidense France.com.

Francia formuló oposición invocando, que ya había registrado ante la EUIPO en 2010 la siguiente marca de la Unión:

Fotografía tomada de la Sentencia.

La EUIPO estimó la oposición de Francia, al entender que los signos en conflicto presentaban un grado elevado de semejanza a nivel global y se aplicaban a servicios idénticos o similares, por lo que no podía descartarse un riesgo de confusión entre ambas marcas.

Frente a la resolución de la EUIPO, la empresa France.com solicita ante el Tribunal General de la Unión Europea su anulación.

Pues bien, precisamente la sentencia a la que nos referimos aquí, dictada por el Tribunal General, desestima el recurso de la empresa France.com, confirmando que el signo de dicha empresa no puede registrarse como marca de la Unión.

A este respecto, el Tribunal General verifica el análisis acometido por la EUIPO en torno a la comparación de los signos enfrentados y la existencia de riesgo de confusión, teniendo en cuenta el art. 8.1.b del Reglamento 207/2009.  Respecto a la comparación gráfica de los signos,  el Tribunal General estima, a diferencia del pronunciamiento de la EUIPO, que, dadas las diferencias existentes entre sus componentes y su configuración visual general, la semejanza a nivel gráfico de los signos enfrentados, globalmente considerados, es escasa. Ahora bien, en el plano fonético el Tribunal General confirma la conclusión alcanzada por la EUIPO, que no es otra que la siguiente: los signos en conflicto son casi idénticos, ya que cabe suponer que muchos consumidores se referirán al signo de la empresa France.com simplemente como «france», ya que la abreviatura «.com» se percibe como indicación de una página web. Finalmente, el Tribunal General señala, al igual que lo hiciera la EUIPO, que los signos en pugna son semejantes conceptualmente, transmitiendo ambos un mismo concepto (Francia, la Torre Eiffel y los colores de la bandera francesa), siendo irrelevante el componente denominativo «.com» del signo de la empresa France.com, al carecer de incidencia sobre la identidad conceptual de los signos.

Por todo ello, parte el Tribunal de que los signos en cuestión, enfrentados, distinguen servicios idénticos o similares y  presentan un grado especialmente elevado de semejanza a nivel fonético y conceptual. Y, por ello, concluye -con buen criterio- que existe riesgo de confusión. Así las cosas, a partir de este razonamiento, el Tribunal, estima, al igual que lo hiciera la EUIPO, que Francia puede oponerse válidamente al registro del signo «france.com.»

Es sabido que contra esta resolución del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en plazo de dos meses desde la notificación de la resolución.

El comunicado de prensa de prensa nº 91/18 del Tribunal, en el que dá cuenta de la referida Sentencia puede verse aquí , y el  texto íntegro de la Sentencia  aquí.

 

Una marca constituida por un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas prevista en la Directiva 2008/95/CE.

 

Fotografía tomada del texto de la Sentencia del Tribunal de Justicia.

Así se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de junio de 2018 en el asunto C-163/16 Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS / Van Haren Schoenen BV. Esta Sentencia  trae causa en la petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Se trata de una cuestión de gran interés en el ámbito de las marcas, más concretamente, en el tema de la delimitación precisa de los signos hábiles para constituir una marca y, de manera especial, en este tipo de marcas tan ligadas al mundo de las formas estéticas relevantes en el mundo de la moda, protegibles como marca.

A fin de encuadrar la cuestión, situémonos en los antececentes de hecho:

  • El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto conocidos por la particularidad de lucir una suela revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que sustituyó en 2013 por la clase «zapatos de tacón alto». A tenor de la descripción de la marca, consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato.

Precisamente, en la solicitud de registro, la marca se describe según se indica a continuación: «La marca consiste en el color rojo (Pantone 18‑1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

 

  • La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida precisamente de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad interpusieron demanda ante los tribunales neerlandeses dirigida a que se declarara que la comercialización de zapatos por Van Haren había vulnerado la marca de la que es titular el Sr. Louboutin.

Van Haren alegó que la marca de Louboutin es nula. Concretamente se apoyaba en que el art. 3, apartado 1, letra e), inciso iii) de la Directiva sobre marcas, recoge entre las causas de nulidad o de denegación de registro, la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto.

  • El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos), al conocer de este caso, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El órgano jurisdiccional remitente reconoce que en otoño de 2012, «en el Benelux una parte considerable de los consumidores de zapatos para mujer de tacón alto podía identificar los zapatos de [Christian Louboutin] y, por tanto, distinguirlos de los zapatos para mujer de tacón alto de otras empresas», por lo que, en esa fecha, la marca controvertida se percibía como una marca de este tipo de producto. Añade este órgano jurisdiccional que, además, la suela de color rojo confiere un valor sustancial a los zapatos comercializados por Christian Louboutin, al formar parte este color de la apariencia de este tipo de calzado, y jugar  un un importante papel a la hora de decidir sobre su compra. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en un primer momento, Christian Louboutin utilizó el color rojo de las suelas por razones estéticas y que fue en un momento posterior cuando lo concibió como una identificación de origen y lo utilizó como marca.
  • El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato, cuestionándose acerca de si, conforme a la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si además abarca otras características, como el color.

La cuestión prejudicial se formula, textualmente, con este tenor literal:

«¿Se limita el concepto de “forma” en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la [Directiva 2008/95] —en sus versiones alemana, inglesa y francesa, respectivamente, form, shape y forme—a las características tridimensionales del producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen (que han de expresarse en tres dimensiones), o también hace referencia a otras características (no tridimensionales) del producto, como el color?»

 

Pues bien, sobre este tema, esta sentencia del Tribunal de Justicia resuelve que, a falta de definición del  concepto de «forma» en la Directiva, procede determinar su significado atendiendo a su sentido habitual en el lenguaje corriente.

– Y ateniéndose a este sentido usual del término, el Tribunal de Justicia estima que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, puede constituir una forma. Según el Tribunal de Justicia, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se pretende al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

– Desde esta perspectiva, el Tribunal razona que la marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas. Y ello porque no se trata de que la marca esté constituida por una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, tal y como se desprende de la descripción de la marca, en la que se indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

– El Tribunal de Justicia interpreta que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

En suma, el Tribunal de Justicia dilucida la cuestión prejudicial planteada en estos términos:

“El artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que un signo consistente en un color aplicado a la suela de un zapato de tacón alto, como el controvertido en el litigio principal, no está constituido exclusivamente por la «forma», en el sentido de esta disposición.

El texto íntegro de la sentencia puede verse aquí.

Comentarios desde el Gid, Mayo 2018. Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos, pese a la existencia de las marcas anteriores «MASSI» de una sociedad española

 

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Mayo 2018

Tribunal General. Fotografía. Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tribunal General. Fotografía. Fuente: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

MESSI PUEDE REGISTRAR SU MARCA «MESSI» PARA ARTÍCULOS Y PRENDAS DE VESTIR DEPORTIVOS PESE A LA EXISTENCIA DE LAS MARCAS ANTERIORES «MASSI»DE UNA SOCIEDAD ESPAÑOLA

María Angustias Díaz Gómez
Catedrática de Derecho Mercantil
Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León
(GID-DerMerUle)
 

 

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas con las marcas anteriores “MASSI”.  Ulterior información en COMENTARIOS GID mayo 2018 pdf
En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal General de 26 de abril de 2018
Según el Tribunal General Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos.
Para el Tribunal General el renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca preexistente  «MASSI» perteneciente a una sociedad española.
El interés fundamental de la sentencia reside en que para el Tribunal  el riesgo de confusión cede o se disuelve por la vis atractiva del elemento conceptual que arrastra el término «messi», que destruye toda suerte de riesgo de confusión con las marcas anteriores.

 

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Marca de la Unión Europea. Apreciación de riesgo de confusión únicamente en una parte de la Unión.

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Noviembre 2016

informat

Marca de la Unión Europea. Apreciación de riesgo de confusión únicamente en una parte de la Unión. Alcance territorial de la prohibición prevista en el art. 102 del Reglamento (CE) n.º 207/2009

(A propósito de la Sentencia del Tribunal de Justicia [Sala Segunda] de 22 de septiembre de 2016)

Aquí

María Angustias Díaz Gómez

Catedrática de Derecho Mercantil. Coordinadora del Grupo de Innovación Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de León (GID-DerMerUle).

 

Resulta interesante esta Sentencia de 22 de septiembre de 2016, dictada en el marco de una petición de decisión prejudicial, que tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE)nº 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea. Y el interés reside en que el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse, de forma clara, sobre el carácter unitario de la marca de la Unión Europea, la apreciación del riesgo de confusión en una parte de la Unión y el alcance territorial de la prohibición prevista en el art. 102 de dicho Reglamento. Dicha claridad, no obstante, no implica que no pueda suscitar problemas prácticos la aplicación de los criterios establecidos en la sentencia, a la hora de determinar si se produce  riesgo de confusión. Leer más

Sistema Internacional de Registro de Marcas. Madrid Monitor

El Sistema de Madrid es un mecanismo centralizado para el registro y la gestión de las marcas en todo el mundo. Con una única solicitud, un idioma y una tasa se puede proteger la marca en hasta 97 miembros, de la OMPI. Se rige por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989.

Lesson 4 (1)(2) (3). International Business Law. Intellectual Property. Patents, Trademarks. Notes for IBL

Industrial and Intellectual Property. International Business Law. NfNJ Lesson 4 (1)

1. Industrial property rights

Industrial property includes patents, trademarks, industrial designs,  geographical indications; etc

1.1 Invention patents

  • Definition 
    • A patent is an exclusive right granted for an invention (inventive activity), which is a product or a process that provides, a new product or procedure for doing something (novelty), and offers a new technical solution to a problem (industrial application). To get a patent, technical information about the invention must be disclosed to the public in a patent application.
    • Registering a patent gives the holder the exclusive rights over his or her invention for a limited period, 20 years. Other people cannot make, use, offer for sale, sell or import a product or a process based on the patented invention. The patent holder can give someone else temporary permission to use the invention through a patent license agreement or may sell the patent.  It is not possible to renew a patent after it expires.
  • Rights 
    • The patent owner/ right holder has the exclusive right to prevent or stop others from commercially exploiting the patented invention. In other words, patent protection means that the invention cannot be commercially made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner’s consent
    • Patents are territorial rights. In general, the exclusive rights are only applicable in the country or region in which a patent has been filed and granted, in accordance with the law of that country or region
    • The protection is granted for a limited period, generally 20 years from the filing date of the application
  • Patents protect technical inventions: new products or procedures which involve an inventive step and have industrial application.
  • The maximun duration of the patent is 20 years

 

  • Scope of terrotorial protections
    • NATIONAL: If the inventor needs protection in only one European country,  he or she can register a patent at the national level.
    • EUROPEAN:
      • For a wider protection they can register a European patent with the European Patent Office (EPO). The European Patent  can protect the invention in up to 5 States, members of the «Munich Patent Agreement».
      • A European patent needs to be validated by the national patent office in each country where protection is required.
    • INTERNATIONAL (MEMBERS OF THE PARIS UNION:
      • Protection in various  States, through the Patent Cooperation Treaty, or Treaty of Washington (PCT)
      • The PCT system of «multiple » national registrations was created by the Patent Cooperation Treaty (within the Paris Union, the International Patent Cooperation Union) . The PCT was signed in 1970.
      • The PCT provides a unified procedure for filing patent applications to protect inventions in more that one country of the Paris Union («letter box» system)
      • The patent application filed under the PCT is called an «international application», or PCT application.
  • Priority, iIn accordance with the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (art 4):
      • (1) Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration of a utility model, or of industrial design, or of a trademark, in one of the countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing in the other countries, a right of priority during the periods of 1 year for Patents and Utility Models; 6 months for designs and trademarks  (from the date of the filing)
  • More EU Patent Law
  • More International Patent Law
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1.2 Trademarks and distinctive signs

  • Definition
    • A trademark is a sign capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights
  • Rights
    • a trademark registration will confer an exclusive right to the use of the registered trademark. This implies that the trademark can be exclusively used by its owner, or licensed (temporarily)  to another party for use in return for payment
  • Registration
        • At the national/regional level, trademark protection can be obtained by filing an application for registration with the national/regional trademark office and paying the required fees.
    • International registration. At the international level (Trademark Law Treaty 1994) provides for International registration procedures. There are two options: either country by country applications or using the Madrid System., administered by WIPO (See Madrid «Monitor»  simplified registration system)
    • Trade Marks registration has a duration of 10 years, that can be renewed with no limit

 

See also, for further details and clarifications, entries about trademarks in Spain

(…)