(Compulsory readings. Supplement to classroom notes and course materials)
I Introduction
Intellectual Property is intangible property resulting from creations. Its owners and holders have specific rights, as established by the Law. Please note the differences:
(Propiedad Industrial) industrial property, ie: patents on inventions, designs and models, protected designations of origin; new varieties of vegetal, etc
(Signs), trademarks, registered trademarks, service brands etc
(Propiedad intellectual) copyright and related rights, ie: music, literature, paintings, sculptures.
Commercial strategies and other immaterial property rights: trade secrets, know-how, confidentiality agreements, or rapid production.
Intellectual Property rights (IPRs) allow titleholders (inventors, creators, artists, or other rightsholders) – to decide how, when and where their creations are used and/or exploited. Such rights have a negative and a positive manifestation
IP protection varies from one IP right to another. In very general terms we say that:
patents allow the holder to stop third parties from making, using or selling the holder’s invention for a certain period (maximum of years (20)
trademarks protect the «hallmark» (signo distintivo) of protected product/service by preventing other business from the offering, etc services/products under the same hallmark
Con motivo de la entrada en vigor, del Reglamento nº 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento sobre la marca comunitaria,el 23 de marzo de 2016 la OAMI ha pasado a denominarse Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la marca comunitaria marca de la Unión Europea.
Un día después de la publicación del mencionado Reglamento (UE) es decir, el 24.03.2016, la EUIPO ha hecho públicas una serie de Directrices que constituyen el punto de referencia principal -explicada- del sistema de marcas de la Unión Europea. Estas Directrices no constituyen textos legislativos, pero fueron objeto de aprobación por parte del Director de la Oficina de Marcas de la UE el 10.03.2016, y resultan de utilidad para conocer los principales «escenarios» procedimentales que se desarrollan ante la EUIPO, particularmente a raíz de la reforma. Inicialmente fueron publicadas en español, alemán, inglés, francés e italiano y se esperan próximamente otras versiones lingüísticas.
El 24 de Diciembre de 2015 se aprobó el REGLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) no 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos)
El paquete incluye una nueva Directiva de Marcas de la UE donde se incorporan enmiendas.
Destacamos:
La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) pasará a llamarse Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO). Ver nota de prensa de OAMI
La “marca comunitaria”, administrada por la OAMI desde 1996, pasará a denominarse “marca de la Unión Europea”. Estos cambios entran en vigor el 23 de marzo de 2016,
Las tasas que se abonan a la Oficina también cambian contempándose un nuevo sistema de pago por clase para la solicitud de marca y las tasas de renovación. Una disminución general de las tasas de solicitud y renovación de marcas. Ver la Comunicación del Presidente OAMI (13.02.2016)
Sobre los precedentes inmediatos de esta reforma comentábamos aquí; aquí. También, el archivo Marcas en DerMerUle
La Sala Primera del Tribunal Supremo español acaba de desestimar el recurso de casación interpuesto en relación con alegaciones de infracción de marca por el uso de signo distintivo a modo de palabra clave en un buscador de Internet
El TS concluye que el derecho de exclusiva de la marca no es absoluto en el sentido de que su uso como palabra clave de Internet únicamente será considerado infracción de marca cuando la utilización a modo de «palabra clave» se realice con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Por el contrario, lejos de considerar que existe infracción por el mero hecho de la inclusión de keywords, será, una vez que el buscador de Internet redirige al usuario al anuncio concreto, cuando haya que examinar los concretos términos de dicho anuncio para poder valorar si se ha infringido -o no- la marca-. El TS se apoya en esta sentencia en la doctrina sentada por el TJUE en el sentido de que, para considerar que estamos ante una infracción de marca, el uso debe perjudicar , o ser susceptible de perjudicar los intereses del titular de la marca en cuestión, directamente relacionados con la función de este signo distitivo. Tales funciones son, como el TJUE ha indicado en más de una ocasión la de indicar el origen empresarial, la de publicidad y a la de inversión
el derecho de uso exclusivo del signo en que consiste la marca no es absoluto.
el uso de la marca como palabra clave para buscadores de Internet será considerado infracción de marca ajena cuando se haga a título de tal marca, es decir, con el fin de identificar un determinado producto o servicio.
Además, y en relación con el uso de marcas registradas como palabras clave en Internet para mostrar enlaces patrocinados señala que es lícito siempre y cuando:
ese uso no menoscabe ni la función indicadora del origen de la misma, ni su función económica;
resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la «oficial». La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión (ie: asunto Interflora del TJUE)
Post post: Recomendamos leer el comentario contextualizado y detallado de esta sentencia, a cargo de la Prof., Aurea Suñol, en el blog Almacén de Derecho.
Un estudio del Observatorio Europeo de la PI analiza la contribución de la P.I. a determinadas industrias de la UE, la creación de empleo y el PIB Las Compañías que registran Derechos de P.I. obtienen un 29% más de beneficios por empleado, tienen más trabajadores y los salarios que satisfacen son sobre un 20% más elevados.
Seleccionamos algunas referencias documentales estratégicas que sustentan la norma de refundición.
Comunicación «Small Business Act», de 2008, la Comisión se comprometió a hacer que el sistema de la marca comunitaria fuera más accesible para las PYME. Ese mismo año, en su Comunicación titulada «Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa» subrayó que la protección que confieren las marcas resulte eficiente y rentable, y por ello procede mejorar el sistema de marcas de la UE
Comunicación de 2010 titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 Unión por la innovación», la Comisión se comprometió a modernizar la normativa aplicable a las marcas a fin de mejorar las condiciones generales y favorecer así que las empresas puedan innovar.
Comunicación relativa a una estrategia europea sobre el mercado de propiedad intelectual de 2011. La Comisión ,anunció una revisión del sistema de marcas de Europa para modernizarlo, tanto a escala de la UE como nacional, haciéndolo más eficaz, y coherente.
Los productos y servicios basados en DPI pueden ser difíciles y caros de crear, pero baratos de copiar . La vulneración organizada y a gran escala de los DPI es un fenómeno global . Como señaló la OCDE (2009) se estima que el comercio internacional de mercancías falsificadas aumentó de algo más de 100 000 millones USD en 2000 a 250 000 millones de USD en 2007.
uienes vulneran los DPI sustraen a los creadores su justa retribución, obstaculizan la innovación, perjudican la competitividad, destruyen empleos, reducen los ingresos públicos y amenazan, la salud y seguridad de los ciudadanos. Un estudio realizado por el Centre for Economics and Business Research (CEBR) (The Impact of ounterfeiting on four main sectors in the European Union, Londres, 2000) evidenció que las pérdidas causadas por la falsificación y la piratería podrían reducir anualmente el PIB de la UE en 8 000 millones EUR39. La falsificación daña el mercado interior al fomentar las prácticas ilícitas en las empresas.
La Comisión, toma medidas para fomentar campañas de sensibilización del público y de los consumidores, y en este sentido el Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería colabora, en particular desde que en 2011 fue ubicado en la OAMI
Paralelamente, la Comisión está reformando la Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los DPI, haciendo especial énfasis en las violaciones mediante internet, y en como atajarlas
Aspectos generales del derecho de marcas y marca española
Puede solicitar una marca española todo español –bien sea persona natural o jurídica- y todo extranjero que resida habitualmente o tenga un establecimiento, industrial o comercial, serio y efectivo en España o que, no teniéndolo, se beneficie de lo dispuesto en el Convenio de la Unión de Paris, o sea nacional de Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio o bien sea nacional de un Estado que permita a los españoles el registro de marcas en su territorio.
Se reconocen marcas:
• De productos y servicios: Individualizan productos y servicios respectivamente (marcas individuales).
• Colectivas: Individualizan productos o servicios de una asociación de productores, fabricantes, comerciantes, etc.
• De Garantía: Certifica las características comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca
Situaciones excepcionales por su uso y reconocimiento:
Cuota de mercado.
Intensidad.
Extensión geográfica.
Duración del uso.
Inversiones en publicidad, etc.La derogación del artículo 8 apartado 2 de la ley de marcas (Ley 17/2001), consecuencia del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas, elimina la diferencia que había entre marcas notorias y marcas renombradas. Las marcas renombradas son aquellas conocidas por una parte significativa del público, empresas y consumidores interesados en esos productos o servicios, siendo que la condición de renombre debe valorarse conforme a .criterios cuantitativos que el TJUE ha ido estableciendo: No se permite el registro de marcas, nombres comerciales y signos distintivos que sean idénticos o similares, aunque la solicitud esté destinada para una marca con productos y servicios diferentes, o que opere en distinto sector. El art 8 de la Ley de marcas establece actualmente: “No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga lo solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España (…), y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal de carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre”
Derechos del titular de una marca:
• Derecho a utilizar la marca en exclusiva en el tráfico económico.
• Ceder o licenciar la marca
• Impedir que terceros no autorizados utilicen una marca o signo idéntico o similar para productos o servicios similares
• Oponerse a que se inscriban en la OEPM signos confundibles con el suyo.
• Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas posteriores confundibles con la suya
La marca registrada tiene una vida legal de 10 años, contados desde su solicitud. Puede ser renovada por periodos sucesivos de 10 años.
Tipos de signos que pueden constituir marcas (LM)
Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros idénticos o similares.
• Denominativo: un vocablo • Gráfico: un dibujo • Mixto: combinación de los dos anteriores • Formas tridimensionales: como los envases • Sonidos: siempre que sean susceptibles de representación gráfica
Tipos de signos que no pueden constituir marcas (prohibiciones absolutas, LM)
• Nombres genéricos
• Signos que describan los productos o servicios
• Indicadores de procedencia geográfica
• Signos contrarios al orden público
• Signos engañosos
Tipos de marcas que excepcionalmente pueden constituir marcas (prohibiciones relativas, LM)
• Los signos idénticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios idénticos o similares
• Los signos idénticos o semejantes a una marca -o nombre comercial- notoria o renombrada anteriormente registrada.
Su acceso al registro está prohibido además para productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por
dicha marca notoria o renombrada, si ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la misma o un menoscabo en
su carácter distintivo, notoriedad o renombre
• Las imágenes o nombres de tercero sin autorización
La solicitud de reconocimiento en el extranjero, como marca de un signo distintivo que ya está protegido como marca en España (o respecto del que se ha cursado una solicitud) puede efectuarse de modos diversos.
PAIS POR PAIS depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los países en los que se quiere registrar la marca, o
A través de la solicitud INTERNACIONAL. Por este procedimiento, regulado por el Arreglo de Madrid, adoptado en 1891, y el Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989. Así, se puede obtener protección en todos los países signatarios del convenio, depositando una única solicitud. Este sistema permite proteger una marca en gran número de países mediante la obtención de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que hayan sido designadas. En España se efectuaría en la OEPM para su traslado a la Oficina Internacional de WIPO/OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud hubiese sido presentada en cada uno de los países designados. La decisión de conceder o denegar la protección corresponde a cada país. A este respecto, comentábamos el instrumento denominado Madrid Monitor, destinado a facilitar el registro internacional. El arreglo de Madrid está actualmente administrado por la OMPI.
Para usar el Sistema de Madrid se han de seguir determinados procedimientos:
Tener inscrita una marca nacional en la oficina nacional correspondiente, y esta marca será considerada como marca básica o de iniciación.
Realizar la solicitud en la oficina nacional de marcas, mencionando los países a los que se ceñirá.
Remisión de la solicitud desde la oficina nacional a la OMPI.
Publicación sin comprobación de la marca desde la OMPI en el listado de marcas Les Marques internacionales.
Remisión de la solicitud desde la OMPI a las oficinas de marcas nacionales de aplicación y comprobación a través de ellas de si existe algún impedimento a dicha protección.
En caso de que no exista ningún impedimento, la marca disfrutará de protección internacional, de manera idéntica a cualquier otra marca nacional, en los países a los que aplique.
La marca española coexiste con la Marca de la UE
Solicitud de una MARCA DE LA UE . Este procedimiento está regulado por el Reglamento de la Marca de la UE que establece la posibilidad de obtener mediante una única solicitud, que podrá presentarse a elección del solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protección en la totalidad de los países comunitarios.
Esta marca tiene un carácter unitario y produce el mismo efecto en todo el territorio de la UE.
La duración de este registro es de 10 años renovables indefinidamente
El Servicio Federal de Propiedad Intelectual de Rusia (Rospatent) y la Oficina americana de Patentes y Marcas (USPTO) junto con las oficinas nacionales de otros estados forman parte del complejo mecanismo de búsqueda y localizador de marcas, TMView, como consecuencia del programa de Cooperación Internacional desarrollado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior. TMView es gratuito
Más de 34 Oficinas Nacionales las que forman parte de TMView ofreciendo información de más de 20 millones de marcas en total. Desde la presentación de TMView el 13 de abril del 2010, la herramienta ha realizado más de 5 millones de búsquedas de 205 países diferentes, con usuarios de todos los paises del mundo.