Marcas. Apunte

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Aspectos generales del derecho de marcas y marca espa帽ola

Puede solicitar una marca espa帽ola todo espa帽ol 鈥揵ien sea persona natural o jur铆dica- y todo extranjero que resida habitualmente o tenga un establecimiento, industrial o comercial, serio y efectivo en Espa帽a o que, no teni茅ndolo, se beneficie de lo dispuesto en聽el Convenio de la Uni贸n de Paris, o sea nacional de Estado miembro de la Organizaci贸n Mundial del Comercio o bien聽sea nacional de un Estado que permita a los espa帽oles el registro de marcas en su territorio.

Viva Bilbo
Se reconocen marcas:聽
  • 鈥 De productos y servicios: Individualizan productos y servicios respectivamente (marcas individuales).
  • 鈥 Colectivas: Individualizan productos o servicios de una asociaci贸n de productores, fabricantes, comerciantes, etc.聽
  • De Garant铆a: Certifica las caracter铆sticas comunes de los productos y servicios elaborados o distribuidos por personas 聽 debidamente autorizadas y controladas por el titular de la marca
  • Situaciones excepcionales por su uso y reconocimiento:聽
      • Cuota de mercado.
      • Intensidad.
      • Extensi贸n geogr谩fica.
      • Duraci贸n del uso.
      • Inversiones en publicidad, etc.La derogaci贸n del art铆culo 8 apartado 2 de la ley de marcas (Ley 17/2001), consecuencia del Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, sobre transposici贸n de directivas en materia de marcas, elimina la diferencia que hab铆a entre marcas notorias y marcas renombradas. Las marcas renombradas son aquellas conocidas por una parte significativa del p煤blico, empresas y consumidores聽 interesados en esos productos o servicios, siendo que la condici贸n de renombre debe valorarse conforme a .criterios cuantitativos que el TJUE ha ido estableciendo: No se permite el registro de marcas, nombres comerciales y signos distintivos que sean id茅nticos o similares, aunque la solicitud est茅 destinada para una marca con productos y servicios diferentes, o que opere en distinto sector. El art 8聽 de la Ley de marcas establece actualmente: 鈥淣o podr谩 registrarse como marca un signo que sea id茅ntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga lo solicitud sean id茅nticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en Espa帽a (鈥), y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal de car谩cter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso fuera perjudicial para dicho car谩cter distintivo o dicho renombre鈥澛
Derechos del titular de una marca:
  • Derecho a utilizar la marca en exclusiva en el tr谩fico econ贸mico.
  • Ceder o licenciar la marca
    Impedir que terceros no autorizados utilicen una marca o signo id茅ntico o similar para productos o servicios similares
  • Oponerse a que se inscriban en la OEPM signos confundibles con el suyo.
  • 鈥 Solicitar ante los Tribunales la nulidad de otras marcas posteriores confundibles con la suya

La marca registrada tiene una vida legal de 10 a帽os, contados desde su solicitud. Puede ser renovada por periodos sucesivos de 10 a帽os.

Tipos de signos que pueden constituir marcas (LM)

Estos signos deben servir para distinguir los productos o servicios de otros id茅nticos o similares.

鈥 Denominativo: un vocablo
鈥 Gr谩fico: un dibujo
鈥 Mixto: combinaci贸n de los dos anteriores
鈥 Formas tridimensionales: como los envases
鈥 Sonidos: siempre que sean susceptibles de representaci贸n gr谩fica

Tipos de signos que no pueden constituir marcas (prohibiciones absolutas, LM)

鈥 Nombres gen茅ricos
鈥 Signos que describan los productos o servicios
鈥 Indicadores de procedencia geogr谩fica
鈥 Signos contrarios al orden p煤blico
鈥 Signos enga帽osos

Tipos de marcas que excepcionalmente pueden constituir marcas (prohibiciones relativas, LM)

鈥 Los signos id茅nticos o semejantes a los ya registrados para productos o servicios id茅nticos o similares
鈥 Los signos id茅nticos o semejantes a una marca -o nombre comercial- notoria o renombrada anteriormente registrada.
Su acceso al registro est谩 prohibido adem谩s para productos, servicios o actividades distintos de los protegidos por
dicha marca notoria o renombrada, si ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la misma o un menoscabo en
su car谩cter distintivo, notoriedad o renombre
鈥 Las im谩genes o nombres de tercero sin autorizaci贸n

La solicitud de reconocimiento en el extranjero, como marca de un signo distintivo que ya est谩 protegido como marca en Espa帽a (o respecto del que se ha cursado una solicitud) puede efectuarse de modos diversos.

  1. PAIS POR PAIS depositando las correspondientes solicitudes en cada uno de los pa铆ses en los que聽se quiere registrar la marca, o
  2. A trav茅s de la solicitud聽INTERNACIONAL. Por este procedimiento, regulado por el Arreglo de Madrid, adoptado en聽1891, y el聽Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptado en 1989. As铆, se puede obtener protecci贸n en todos los pa铆ses signatarios del convenio, depositando una 煤nica solicitud.聽 Este sistema permite proteger una marca en gran n煤mero de pa铆ses mediante la obtenci贸n de un registro internacional que surte efecto en cada una de las Partes Contratantes que hayan sido designadas.聽En Espa帽a se efectuar铆a聽en la OEPM para聽su traslado a la Oficina Internacional de WIPO/OMPI (Ginebra), teniendo el registro los mismos efectos que si la solicitud聽hubiese sido presentada en cada uno de los pa铆ses designados. La decisi贸n de conceder o denegar la protecci贸n corresponde a cada pa铆s. A este respecto, coment谩bamos el instrumento denominado Madrid Monitor, destinado a facilitar el registro internacional. El arreglo de Madrid est谩 actualmente administrado por la OMPI.
      • Para usar el Sistema de Madrid se han de seguir determinados procedimientos:
            • Tener inscrita una marca nacional en la oficina nacional correspondiente, y esta marca ser谩 considerada como marca b谩sica o de iniciaci贸n.
            • Realizar la solicitud en la oficina nacional de marcas, mencionando los pa铆ses a los que se ce帽ir谩.
            • Remisi贸n de la solicitud desde la oficina nacional a la OMPI.
            • Publicaci贸n sin comprobaci贸n de la marca desde la OMPI en el listado de marcas聽Les Marques internacionales.
            • Remisi贸n de la solicitud desde la OMPI a las oficinas de marcas nacionales de aplicaci贸n y comprobaci贸n a trav茅s de ellas de si existe alg煤n impedimento a dicha protecci贸n.
            • En caso de que no exista ning煤n impedimento, la marca disfrutar谩 de protecci贸n internacional, de manera id茅ntica a cualquier otra marca nacional, en los pa铆ses a los que aplique.

La marca espa帽ola coexiste con la Marca de la UE

  • Solicitud de una MARCA DE LA UE . Este procedimiento est谩 regulado por el Reglamento de la Marca de la UE聽que establece la posibilidad de obtener mediante una 煤nica solicitud, que podr谩 presentarse a elecci贸n del solicitante ante la OEPM o la OAMI de Alicante, protecci贸n en la totalidad de los pa铆ses comunitarios.
  • Esta marca tiene un car谩cter unitario y produce el mismo efecto en todo el territorio de la UE.
  • La duraci贸n de este registro es de 10 a帽os renovables indefinidamente

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Publicado por

Elena F P茅rez Carrillo

Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Mercantil Universidad de Le贸n