Agotamiento del derecho conferido por la marca en caso de fragmentaci贸n voluntaria de derechos paralelos con un mismo origen surgidos en varios Estados del EEE

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  • Septiembre 2017

驴PUEDE SCHWEPPES S.A. OPONERSE A LA IMPORTACIO虂N O A LA COMERCIALIZACIO虂N EN ESPAN虄A DE BOTELLAS DE T脫NICA SCHWEPPES PROCEDENTES DEL REINO UNIDO, DONDE ESTA MARCA PERTENECE A COCA-COLA?

 

(A prop贸sito de las Conclusiones del Abogado General, Sr. Mengozzi, presentadas el 12 de septiembre de 2017, en respuesta a la Petici贸n de Decisi贸n Prejudicial planteada en el asunto Schweppes, S.A./Red Paralela, S.L. y Red Paralela BCN S.L.)

Cafeter铆a Dani y Jose. Campus Universitario de Le贸n. By M.A. D铆az.
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Mar铆a Angustias D铆az G贸mez
Catedr谩tica de Derecho Mercantil
Coordinadora del Grupo de Innovaci贸n Docente de Derecho Mercantil de la Universidad de Le贸n
(GID-DerMerUle)

 

En estas Conclusiones formuladas por el Abogado General se realiza un interesante repaso de la jurisprudencia m谩s relevante del Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) en la tem谩tica objeto de las cuestiones prejudiciales. As铆 Mengozzi recuerda el enfoque que el TJUE ha realizado del agotamiento del derecho conferido por la marca que puede resultar de inter茅s en el caso de fragmentaci贸n voluntaria de derechos paralelos con un mismo origen surgidos en varios Estados del Espacio Econ贸mico Europeo (EEE). En relaci贸n con esta materia, se detiene, con argumentaci贸n detallada, en el an谩lisis de la cuesti贸n del equilibrio entre el derecho de marca y la libre circulaci贸n de mercanc铆as.

El Abogado General aborda estos extremos, al formular la respuesta a la Petici贸n de decisi贸n prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil n.潞 8 de Barcelona, en el marco de un litigio entre, de una parte, 鈥淪chweppes, S.A.鈥, sociedad espa帽ola, y, de otra, 鈥淩ed Paralela, S.L.鈥, y 鈥淩ed Paralela BCN, S.L.鈥 (en adelante 鈥渟ociedades Red Paralela鈥). Este litigio se suscita con motivo de la importaci贸n en Espa帽a por 鈥渟ociedades Red Paralela鈥) de botellas de t贸nica procedentes del Reino Unido que se designan con la marca 鈥淪CHWEPPES鈥.

El signo 鈥淪chweppes鈥, en Europa, est谩 registrado como una serie de marcas nacionales, id茅nticas o pr谩cticamente id茅nticas, en todos los Estados miembros del EEE. Durante mucho tiempo 鈥淐adbury Schweppes鈥 fue titular 煤nica de estos diferentes registros. En 1999, se produjo la fragmentaci贸n de la marca en el territorio del EEE, al ceder al grupo 鈥淭he Coca-Cola Company鈥 (en adelante, 鈥淐oca-Cola鈥) los derechos relativos a las marcas 鈥淪CHWEPPES鈥 en trece Estados miembros del EEE, conservando la titularidad de estos derechos en los otros dieciocho Estados. En 2009, 鈥淐adbury Schweppes鈥, pas贸 a ser 鈥淥rangina Schweppes Group鈥.

La titular de las marcas 鈥淪CHWEPPES鈥 registradas en Espa帽a es 鈥淪chweppes International Ltd鈥, filial inglesa de 鈥淥rangina Schweppes Holding BV鈥. 鈥淪chweppes鈥, filial espa帽ola de 鈥淥rangina Schweppes Holding鈥, es titular de una licencia exclusiva para la explotaci贸n de estas marcas en Espa帽a.

El 29 de mayo de 2014, 鈥淪chweppes鈥 present贸 una demanda por infracci贸n del derecho de marca contra las 鈥渟ociedades Red Paralela鈥 por importar y comercializar en Espa帽a botellas de t贸nica designadas con la marca 鈥淪CHWEPPES鈥 procedentes del Reino Unido. 鈥淪chweppes鈥 considera que estos actos son il铆citos, habida cuenta que dichas botellas de t贸nica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por 鈥淐oca-Cola鈥, que no tiene v铆nculo alguno con el grupo 鈥淥rangina Schweppes鈥. En la misma l铆nea, argumenta que, dada la identidad de los signos y de los productos en cuesti贸n, el consumidor no ser谩 capaz de distinguir la procedencia empresarial de aquellas botellas.

Frente a esta demanda por infracci贸n del derecho de marca las 鈥渟ociedades Red Paralela鈥 se defienden invocando fundamentalmente, por un lado, el agotamiento del derecho de marca por consentimiento t谩cito, respecto a los productos que llevan la marca 鈥淪CHWEPPES鈥 que provienen de Estados miembros de la Uni贸n Europea en los que 鈥淐oca-Cola鈥 es titular de la marca. Adem谩s, por otro lado, aducen que es innegable que existen v铆nculos jur铆dicos y econ贸micos entre 鈥淐oca-Cola鈥 y 鈥淪chweppes International鈥 en la explotaci贸n com煤n del signo 鈥淪chweppes鈥 como marca universal.

En estas circunstancias, el Juzgado de Barcelona decidi贸 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales:
芦1) 驴Es compatible con el art铆culo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea y con el art铆culo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] art铆culo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de una marca en uno o m谩s Estados miembros impida la importaci贸n paralela o comercializaci贸n de productos, con marca id茅ntica o pr谩cticamente id茅ntica, titularidad de un tercero, procedentes de otro Estado miembro, cuando dicho titular ha potenciado una imagen de marca global y asociada al Estado miembro de donde proceden los productos que pretende prohibir?
2) 驴Es compatible con el art铆culo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea y con el art铆culo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] art铆culo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 una venta de producto con marca, siendo 茅sta notoria, dentro de la UE manteniendo los titulares registrales una imagen global de marca en todo el EEE que genere confusi贸n en el consumidor medio sobre el origen empresarial del producto?
3) 驴Es compatible con el art铆culo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea, con el art铆culo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE y [el] art铆culo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 que el titular de marcas nacionales id茅nticas o similares en distintos Estados miembros se oponga a la importaci贸n a un Estado miembro donde es titular de la marca, de productos, identificados con una marca id茅ntica o similar a la suya, procedentes de un Estado miembro en el que no es titular, cuando al menos en otro Estado miembro donde es titular de la marca ha consentido, expresa o t谩citamente, la importaci贸n de esos mismos productos?
4) 驴Es compatible con el art铆culo 7.1 de la Directiva 2008/95/CE[, el] art铆culo 15.1 de la Directiva (UE) 2015/2436 y [el] art铆culo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Uni贸n Europea que el titular A de una marca X de un Estado Miembro se oponga a la importaci贸n de productos identificados con dicha marca, si tales productos provienen de otro Estado miembro donde consta registrada una marca id茅ntica a X (Y) por otro titular B que la comercializa y:
鈥揳mbos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y econ贸micas, aunque no de estricta dependencia para la explotaci贸n conjunta de la marca X;
鈥揳mbos titulares A y B mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el p煤blico relevante una apariencia o imagen de marca 煤nica y global; o
鈥揳mbos titulares A y B mantienen intensas relaciones comerciales y econ贸micas, aunque no de estricta dependencia para la explotaci贸n conjunta de la marca X y adem谩s mantienen una coordinada estrategia marcaria potenciando deliberadamente ante el p煤blico relevante una apariencia o imagen de marca 煤nica y global?禄

A trav茅s de estas cuestiones prejudiciales, el Juzgado remitente trata de conocer, si la normativa europea mencionada se opone, en el contexto mencionado, a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque su derecho de exclusiva conferido por la normativa del Estado en el que la marca est谩 registrada para oponerse a la importaci贸n o comercializaci贸n en dicho Estado miembro de productos designados con una marca id茅ntica y procedentes de otro Estado miembro, donde dicha marca, que antes era propiedad del grupo del que forman parte tanto el titular de la marca en el Estado de importaci贸n como su licenciatario, es ahora titularidad de un tercero que adquiri贸 los derechos por cesi贸n.

En sus conclusiones, de forma bien documentada, el Abogado General, Sr. Mengozzi, recuerda que el Tribunal de Justicia viene se帽alando que el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca 鈥渙pera cuando el titular de la marca en el Estado de importaci贸n y el titular de la marca en el Estado de exportaci贸n son id茅nticos o cuando, incluso siendo personas distintas, est谩n econ贸micamente vinculados鈥. Para el Abogado General, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que importa no es tanto la naturaleza de las relaciones entre ambas entidades, sino la circunstancia de que, debido a tales relaciones, la marca se encuentra bajo control 煤nico. En opini贸n del Abogado General este criterio puede comprender no s贸lo los supuestos mencionados por el Tribunal de Justicia, de que el uso de la marca est谩 bajo el control de una sola persona (cedente de la licencia o fabricante) o de una entidad que constituye una unidad econ贸mica, sino tambi茅n los casos en que el uso de la marca est茅 sometido al control conjunto de dos personas distintas 鈥昪ada una titular de los respectivos derechos reconocidos a nivel nacional鈥 que al explotar la marca act煤an como un 煤nico centro de intereses.

Adem谩s, el Abogado General manifiesta que, a efectos de la aplicaci贸n del principio del agotamiento del derecho de marca, los titulares de marcas paralelas surgidas de la fragmentaci贸n de una marca 煤nica pueden considerarse 鈥渧inculados econ贸micamente鈥 cuando coordinan sus pol铆ticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas. Con todo, estima que para que se produzca el agotamiento del derecho se requiere que dicho control 煤nico sobre la marca proporcione a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se imprima la marca, as铆 como de controlar su calidad.

A prop贸sito de la prueba de la posible coordinaci贸n entre los titulares de las marcas paralelas de la que pueda deducirse una unicidad de control, el Abogado General mantiene que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el importador paralelo. Si bien el Abogado General considera excesivo solicitar al importador paralelo que aporte la prueba del control 煤nico, s铆 entiende que debe presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de ese control.

As铆 las cosas, a las cuestiones prejudiciales formuladas, el Abogado General responde como sigue:
鈥溾rocede responder conjuntamente a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado remitente en el sentido de que el art铆culo 36 TFUE y el art铆culo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95 se oponen a que el licenciatario del titular de una marca nacional invoque el derecho exclusivo del que 茅ste disfruta en virtud de la normativa del Estado miembro en el que dicha marca est谩 registrada para oponerse a la importaci贸n o a la comercializaci贸n en dicho Estado de productos designados con una marca id茅ntica procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que era anteriormente propiedad del grupo al que pertenecen tanto el titular de la marca en el Estado de importaci贸n como su licenciatario, es titularidad de un tercero que ha adquirido los derechos por cesi贸n, cuando, vistos los v铆nculos econ贸micos existentes entre el titular de la marca en el Estado de importaci贸n y el titular de la marca en el Estado de exportaci贸n, resulta que estas marcas est谩n bajo control 煤nico y que el titular de la marca en el Estado de importaci贸n tiene la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se estampa la marca en el Estado de exportaci贸n y de controlar su calidad鈥.
Este es el parecer del Abogado General, expresado en las Conclusiones, 聽que -como es sabido- no son vinculantes para Tribunal de Justicia. Al responder a las cuestiones prejudiciales el Abogado General se limita a proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una soluci贸n jur铆dica al asunto planteado. Habr谩 que esperar a que el Tribunal de Justicia, tras las oportunas deliberaciones, dicte Sentencia en la que se pronunciar谩 sobre estas cuestiones.
En cualquier caso, no ha de ignorarse que ser谩 el Juzgado el que deber谩 resolver el litigio de conformidad con la decisi贸n del Tribunal de Justicia. Ello significa que ser谩 el juez nacional quien ha de determinar, considerando todas las circunstancias del caso y una vez aclarados los v铆nculos que unen a los titulares de las marcas paralelas (鈥淪chweppes International鈥 y 鈥淐oca-Cola鈥), si se ha producido el agotamiento del derecho de 鈥淪chweppes International鈥 en relaci贸n con las botellas de t贸nica en cuesti贸n.
El texto 铆ntegro de las Conclusiones del Abogado General puede verse aqu铆.